商业秘密律师实务：“涉外定牌加工”的商标权问题

　　案件导读：

　　涉外定牌加工是指企业通过接受合同委托的方式，按照委托方的要求为其生产产品并直接标注委托方的商标，所生产的产品全部由委托方包销的生产方式。近年来，国内涉外定牌加工的方式日益普遍。然而，实践中，相继有多家国内企业因定牌加工的产品上贴附的商标与国内商标权人在相同或类似商品上注册的商标相同或近似，而遭遇被国内商标权人指控商标侵权的“尴尬”局面，此类因涉外定牌加工而引发的商标侵权纠纷已引起人们的普遍关注。

　　案情简介：

　　QJ公司是在中国大陆注册的企业，该公司于2010年1月28日向商标局申请注册了第6134602号“QJOSHN”商标，核定使用商品第12类，有效期至2020年1月27日。

　　2014年1月23日，YX公司向天津新港海关申报出口鞍座等商品至尼日利亚，该批商品上存在“OSHN”商标字样。2013年2月19日，ONYEKASON国际有限公司向尼日利亚知识产权局提出申请，注册了“OSHN”商标，商标编号：NG/TM/2013/001814，核定使用商品12类。2013年12月10日，天本公司与ONYEKASON国际有限公司签订一份《销售合同》，约定由ONYEKASON国际有限公司向天本公司购买商标为“OSHN”的鞍座等产品，合同价为天津离岸价美元93440元。YX公司和天本公司是关联公司。QJ公司认为YX公司侵犯其商标权，起诉至法院。

　　法院判决：

　　一、驳回QJ公司的全部诉讼请求。

　　二、

　　律师评析：

　　本案焦点：YX公司是否侵犯了QJ公司的注册商标专用权?

　　首先，YX公司的行为属于涉外定牌加工行为。庭审中YX公司向法院提交的尼日利亚商标确认书、商标同意书、与ONYEKASON国际有限公司往来邮件的公证书及其翻译，可以证实天本公司接受尼日利亚“OSHN”商标权人的授权，在中国境内生产加工合同约定数量及品种的鞍座等产品，并依照我国外贸进出口有关规定向天津新港海关申报出境，被诉侵权产品出口至尼日利亚。因此，尼日利亚“OSHN”商标权人委托YX公司在中国生产加工使用该商标的产品，该产品全部销往尼日利亚而未在中国境内销售，属于涉外定牌加工行为。

　　其次，YX公司被控侵权行为不属于商标使用行为。YX公司在产品上标注被诉侵权商标的行为，是基于有权使用被诉侵权商标的ONYEKASON国际有限公司的授权。YX公司在定牌加工关系中，虽然由其作为境内加工方在产品上标注商标，但实质的商标使用者仍为境外委托方。

　　最后，涉案产品并未在中国境内销售。涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础。被诉侵权商标只能在尼日利亚市场发挥其区别商品来源的功能，该国消费者可以通过该商标区分商品来源为ONYEKASON国际有限公司。

　　综上，本案的定牌加工行为不会对商标权利人在中国市场份额带来任何实质性损害或被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。因此YX公司未侵犯了QJ公司的注册商标专用权。

　　广东长昊律师事务所律师黄雪芬、邱戈龙认为：商标的价值在于通过商标的使用实现区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权即对该功能的破坏，使得一般消费者对商品的来源产生混淆、误认。关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题，目前我国法律及司法解释并无明确规定，司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权，而应区别案件的具体情况予以处理。

      广东长昊律师事务所黄雪芬侵犯商业秘密罪“www.supermecourt.com”无罪辩护律师